Проблема определения компенсации за неправомерно использованный товарный знак

Абдрахманова  Маржан Нурзадаевна
ЧОУ ВПО «Омская Юридическая академия»
Научный руководитель: Слесарюк Наталья Владимировна, преподаватель кафедры «Гражданского права»

На данный момент в России активно развивается рынок различных товаров и услуг. Следовательно, существует конкуренция, и для того, чтобы потребители могли отличить одну продукцию от других, предприниматели стараются придать индивидуальность своему товару с помощью товарных знаков.

Согласно статье 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее - ГК РФ) товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
Однако некоторые недобросовестные компании предпочитают пользоваться чужими обозначениями, не вкладывая деньги в раскрутку своего, выдавая свой часто некачественный товар за тот, что уже вызывает доверие потребителя.

Одним из способов защиты исключительного права на товарный знак является компенсация.
Компенсация - это сравнительно новый способ защиты гражданских прав, не предусмотренный ст. 12 ГК РФ, который появился в Законе РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» [2] (далее – Закон о товарных знаках). В соответствии с п. 4 ст. 46 этого закона правообладатель и обладатель свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара вместо требования о взыскании причиненных убытков был вправе требовать от лица, незаконно использующего товарный знак или наименование места происхождения товара, выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере от 1 тысячи до 50 тысяч МРОТ, установленных федеральным законом.

Необходимость в появлении этого способа защиты исключительных прав была продиктована сложностью в оценивании убытков вследствие нарушения прав на товарные знаки.

Судебная практика была неоднородной, но снизить размер компенсации менее минимально установленного законом размера суд не мог. Еще в период действия Закона о товарных знаках Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – Президиум ВАС РФ)  было дано разъяснение, что суд не вправе взыскивать компенсацию за нарушение прав на товарный знак в размере ниже минимального, установленного п. 4 ст. 46 Закона о товарных знаках. Данное разъяснение на примере конкретного дела было изложено в п. 14 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» [3].

На сегодняшний день размер компенсации установлен статьей 1515 ГК РФ [1], серьезно уменьшен минимальный размер и добавлены новые способы расчета компенсации. Так, компенсация вместо выплаты убытков может быть:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно пункту 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации (далее - Пленум ВС РФ) и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ» [7] рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ [1].

Поскольку компенсация и возмещение убытков являются равноправными аналогичными способами защиты права, к компенсации также должен применяться принцип полного возмещения (компенсации) нарушенного права, заключающийся в том, что размер заявленной истцом компенсации может быть снижен по отношению к заявленному размеру только по основаниям несоответствия последствиям нарушения, размер которых, впрочем, субъективно определяет суд.

Судьи по-разному пытались обосновать размер компенсации. Так, может быть взят за основу размер дохода, полученного нарушителем от производства или реализации контрафактной продукции [9], или размер реального ущерба в виде падения объема продаж у правообладателя вследствие появления на рынке контрафактной продукции. Такое обоснование должно подтверждаться наличием причинно-следственной связи между противоправным поведением нарушителя и заявляемым размером реального ущерба.

Наиболее распространенным способом обоснования размера компенсации является размер вознаграждения по лицензионному договору, который ранее предлагалось заключить самому нарушителю либо который заключен в отношении этого же товарного знака с другим лицом.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Судебная практика демонстрирует, что суды охотно пользуются возможностью снижать размер компенсации. Так, в одном из дел, суд установил факт незаконного распространения ответчиком продукции с нанесенным на него товарным знаком «BOSCH» и правомерно взыскал компенсацию за незаконное использование товарного знака истца, снизив ее размер до 50 000 рублей вместо 100 000, которые просил истец [6]. При этом при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд основывался на внутренней оценке совокупности всех собранных по делу доказательств, учел характер и масштаб допущенного правонарушения.

В еще одном споре суд учел, что стоимость приобретенных товаров, а также доход от реализации контрафактной продукции являются несущественными, а потому не могли повлечь за собой причинения значительного материального ущерба истцу. Кроме того, суд упомянул в качестве оснований для уменьшения размера компенсации однократность использования товарного знака и отсутствие умысла в совершении правонарушения. Однако в решении по делу суд отразил также то, что даже единичная продажа контрафактного товара может подорвать доверие и покупательский спрос не только на товар, который реализовывал ответчик, но и на другие товары, предлагаемые к продаже под данным товарным знаком, при этом не только у лица, которое приобрело контрафактный товар, но и у неопределенного круга лиц, учитывая, что каждый человек живет в обществе [10]. При таких обстоятельствах с учетом характера правонарушения и обстоятельств дела суд счел возможным применительно к рассматриваемому делу снизить размер компенсации со 100 000 руб. до 25 000 руб.

Показательным кажется дело о взыскании компенсации по иску компании «Смешарики ГмбХ», учитывая то, что на сегодняшний день исков о нарушении прав на товарные знаки, принадлежащие истцу, рассмотрено более четырехсот. За нарушение прав на товарные знаки компания «Смешарики ГмбХ» потребовала у ответчика компенсацию в размере 200 000 рублей. Проиграв дело в первой инстанции, истцу удалось отстоять свои права в суде апелляционной инстанции, который, учитывая однократный характер нарушения, незначительный объем продукции и отсутствие сведений о ранее допущенных ответчиком нарушениях, присудил к выплате 10 000 рублей. Суд кассационной инстанции поддержал позицию арбитражного апелляционного суда. Однако Высший Арбитражный суд отменил решение нижестоящей инстанции и сделал вывод, что, суд не учел, что каждый из 9 товарных знаков, изображенных на закладках и магнитах, является самостоятельным объектом исключительных прав, подлежащих защите [5]. В результате неправильного исчисления компенсации за незаконное использование принадлежащих истцу товарных знаков, суды апелляционной и кассационной инстанций взыскали по настоящему делу компенсацию за нарушение исключительных прав в размере ниже низшего предела, установленного пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ [1], что не соответствует правоприменительной практике.

Тем не менее, можно говорить о том, что судебная практика в вопросе определения размера компенсации является очень неоднородной. Так, Обществом «ТД «Виноградные вина» была ввезена  контрафактная продукция в количестве 23 247 бутылок, стоимость которых составила 1 188 008 рублей. Истец-правообладатель – ООО «Интел» - выбрал расчет компенсации исходя из двукратной стоимости ввезенной контрафактной продукции. Два принадлежащих истцу товарных знака были размещены на бутылках ввозимого в Россию вина. Разрешая вопрос о размере подлежащей взысканию компенсации, суды нижестоящих инстанций исходили из того, что ответчиком было допущено нарушение исключительных прав истца на два товарных знака, поэтому взыскали компенсацию в сумме 4 752 035 рублей, то есть фактически в размере четырехкратной стоимости контрафактного товара. Президиум ВАС РФ по поводу данного дела указал, что продукция нарушает права истца на принадлежащие ему два зависимых товарных знака одновременно, но количество контрафактного товара при этом не увеличивается вдвое [8], поэтому размер компенсации должен быть уменьшен в два раза.

Итак, правоприменительная практика показывает, что компенсация как мера ответственности за нарушение прав на товарные знаки постепенно заменяет собой возмещение убытков, однако возникают все новые вопросы, на которые пока нет ответов в разъяснениях Пленумов ВС или ВАС РФ.

Некоторые авторы отмечают, что по своей природе компенсация очень похожа на «штрафные убытки», предусмотренные в законодательстве англо-саксонской правовой системы [11].

Однако назначаемая компенсация не должна вести к обогащению одной из сторон, и по европейской правоприменительной практике не относится к карательным убыткам. Предоставленная суду возможность снижать размер компенсации является одним из правовых способов, предусмотренных законом, направленных против злоупотребления правом ее свободного определения, то есть, по существу, на реализацию требований ст. 17 Конституции Российской Федерации [4], согласно которой осуществление прав и свобод не должно нарушать прав и свобод других лиц. В этом смысле у суда возникает обязанность установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и затронутыми интересами истца. Оценивая размер заявленной ко взысканию компенсации, суд также учитывает наличие в действиях ответчика вины, наличие которой является общепризнанным принципом юридической ответственности во всех отраслях права.

И все-таки, разрешая вопросы, появляющиеся в правоприменительной практике, следовало бы на уровне Высшего Арбитражного суда обобщить судебную практику, связанную с определением размера компенсации, для единообразного толкования судами норм права.

Список литературы:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ // "Парламентская газета". 21.12.2006. N 214-215.
2. Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 // Российская газета. 17.10.1992. N 228.
3. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» // СПС «Консультант Плюс».
4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) // Российская газета. 1993 г. № 237.
5. Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. по делу № ВАС-9414/12 // Банк решений арбитражных судов на сайте ВАС РФ / http://ras.arbitr.ru/
6. Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 17 сентября 2012 года по делу № А11-330/2012 // Банк решений арбитражных судов на сайте ВАС РФ / http://ras.arbitr.ru/
7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ» // СПС «Консультант Плюс».
8. Постановление Президиума ВАС РФ от 26 июня 2012 г. по делу №2384/12 // Банк решений арбитражных судов на сайте ВАС РФ / http://ras.arbitr.ru/
9. Решение Арбитражного суда Краснодарского края по делу №А-32-20626/2003-36/395 // Банк решений арбитражных судов на сайте ВАС РФ / http://ras.arbitr.ru/
10. Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 6 февраля 2012 г. по делу № А43-5683/2011 // Банк решений арбитражных судов на сайте ВАС РФ / http://ras.arbitr.ru/
11. Шестаков Е.Н. Речкин Р.В. Правовые проблемы взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака // Доступ http://www.ekb.intellects.ru